ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
(ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ)
С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(Методическое пособие для судебных экспертов)
Москва 2013
1
Методическое пособие подготовили:
Котельникова Наталья Сергеевна (НП «Палата судебных экспертов»)
2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение ............................................................................................................................. 4
2. Область применения …..................................................................................................... 6
3. Нормативные документы.................................................................................................. 7
4. Производство экспертизы ................................................................................................ 9
4.1. Общие положения …...................................................................................................... 9
4.2. Исследование вопросов, поставленных на разрешение эксперта …....................... 10
4.3. Особенности объектов, предоставляемых на исследование …................................ 13
4.4. Исследование независимого пункта формулы изобретения (полезной модели) ... 14
4.4.1. Выявление признаков …........................................................................................... 14
4.4.2. Толкование формулы изобретения (полезной модели) ….................................... 17
4.5. Исследование продукта, способа …........................................................................... 18
4.6. Эквивалентные признаки …........................................................................................ 21
3
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Методическое пособие (далее — Пособие) является одним из
результатов работы, проводимой Некоммерческим Партнерством «Палата судебных
экспертов» в рамках методического обеспечения судебной экспертизы. Пособие
содержит изложение проверенной на практике методики экспертного исследования
объектов патентных прав — изобретений и полезных моделей, с целью установления
их использования, учитывающей уже сложившиеся тенденции указанного вида
экспертизы.
Необходимость разработки настоящего Пособия вызвана отсутствием в
настоящее время методического обеспечения данного вида судебной экспертизы, а
также следующими причинами.
Современная ситуация характеризуется очевидным возрастанием интереса к
интеллектуальной собственности в различных сферах: научной, экономической,
производственной, в сфере частного предпринимательства, а также на государственном
уровне, что обусловило создание в системе арбитражных судов Российской Федерации
Суда по интеллектуальным правам. В соответствии с Федеральным конституционным
законом от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» дела о
защите интеллектуальных прав рассматриваются Судом по интеллектуальным правам в
качестве суда кассационной инстанции, а рассмотрение таких дел по первой и
апелляционной инстанции осуществляется, соответственно, арбитражными судами
субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными судами. Вместе с
тем, по сведениям, опубликованным Высшим арбитражным судом Российской
Федерации, только арбитражными судами первой инстанции в первом полугодии 2012
года
было
рассмотрено
2025
дел,
связанных
с
охраной
интеллектуальной
собственности, а в первом полугодии 2013 года - уже 3365. Как показывает практика,
ввиду специфичности вопросов, которые необходимо исследовать при рассмотрении
дел о защите интеллектуальных прав, редкий судебный процесс не сопровождается
назначением судебной экспертизы. В связи с этим повышение качества судебной
4
экспертизы, назначаемой по делам о защите интеллектуальных прав, становится все
более актуальной задачей.
Целью настоящего Пособия является повышение качества и обеспечение
единообразия судебной экспертизы, предметом которой является исследование
объектов патентных прав — изобретений и полезных моделей с целью установления их
использования.
5
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Пособие рассчитано на специалистов в сфере интеллектуальной
собственности, прошедших обучение по программе «Основы судебной экспертизы», в
связи с этим общие положения о правах и обязанностях эксперта, назначении и
производстве судебной экспертизы в Пособии не приводятся.
Пособие может быть использовано при производстве судебных экспертиз,
предметом которых является исследование объектов патентных прав - изобретений и
полезных моделей с целью установления их использования, при профессиональной
переподготовке и повышении квалификации судебных экспертов по специальности
«Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью
установления
их
использования»,
в
«Системе
добровольной
сертификации
негосударственных судебных экспертов» (зарегистрирована 16 октября 2009 года в
едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, свидетельство о регистрации
№ РОСС. RU.И597.04НЯ00), а также при проведении соответствующих несудебных
исследований.
6
3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
2. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая - Федеральный закон Российской
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее — ГК РФ)
3. Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231-Ф3 «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002
г. № 95-ФЗ (далее — АПК РФ)
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума Высшего
арбитражного суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности» (далее — Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007)
7. Административный регламент
исполнения Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы
и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2008 г. № 327
8. Административный регламент
исполнения Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения,
экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на
полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 3267. Патентный закон Российской
Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I
9. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I
(документ утратил силу)
7
10. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82,
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852
(документ утратил силу)
11. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 83,
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4845
(документ утратил силу)
12. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82,
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 22 сентября 1998 г., рег. № 1612
(документ утратил силу)
13. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 83,
зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 22 сентября 1998 г., рег. № 1613
(документ утратил силу)
14. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
изобретение,
утвержденные
председателем
Роспатента
20
сентября
1993
г.,
зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 5 ноября 1993 г., рег. № 386
(документ утратил силу)
15. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
полезную модель, утвержденные председателем Роспатента 22 июня 1994 г.,
зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 4 июля 1994 г., рег. № 617 (документ
утратил силу).
8
4. ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ
4.1. Общие положения
Судебная экспертиза, назначаемая по делам о защите интеллектуальных прав процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения
по
вопросам,
разрешение
которых
требует
специальных
знаний
в
области
интеллектуальной собственности, поставленным перед экспертом в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
Задачей вида судебной экспертизы, рассматриваемого в данном Пособии,
является установление фактических данных об использовании:
- запатентованного изобретения в продукте (в частности, устройстве, веществе,
штамме микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способе,
- запатентованной полезной модели в устройстве.
Объектами вида судебной экспертизы, рассматриваемого в данном Пособии, в
общем случае являются предоставленные на исследование:
- патент Российский Федерации на изобретение, или патент Российский
Федерации
полезную
модель,
или
Евразийский
патент
на
изобретение,
территориальное действие которого распространяется на Российскую Федерацию,
содержащий:
официальные
сведения
о
зарегистрированном
изобретении
или
зарегистрированной полезной модели, формулу изобретения или формулу полезной
модели (если она отсутствует на титульном листе патента, то приводится во вкладыше)
и приложенное к патенту описание изобретения или описание полезной модели;
- продукт или сведения о продукте, подлежащие исследованию на использование
в продукте запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели, или
сведения
о
способе,
подлежащем
исследованию
на
использование
в
нем
запатентованного изобретения.
Кроме того, на исследование могут быть предоставлены иные материалы
судебного дела (в частности, содержащие сведения, необходимые для установления
эквивалентности признаков в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ).
При производстве экспертизы несомненную помощь эксперту могут оказать книги
из серии «Библиотека эксперта», в частности: Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в
арбитражном процессе (Практическое пособие для экспертов и судей)» М.,
Издательский Центр ИПК РФЦСЭ, 2007; Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в
9
гражданском процессе (Практическое пособие для экспертов и судей)» М.,
Издательский Центр ИПК РФЦСЭ, 2007; Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в
уголовном процессе (Практическое пособие для экспертов и судей)» М., Издательский
Центр «СУДЭКС», 2009 и «Словарь основных терминов судебных экспертиз» под ред.
Корухова Ю.Г. М., Издательский Центр ИПК РФЦСЭ, 2007, а также «Памятка для
судебного эксперта и судьи», опубликованная на сайте Некоммерческого Партнерства
«Палата судебных экспертов» (http://www.sudex.ru/spraviochnik-sudebnogo-eksperta). В
разделе «Нормативные документы» приведен, в числе прочего, перечень утративших
силу Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
полезную модель, которые могут быть использованы при экспертизе, в частности, с
целью уяснения содержания формулы и описания изобретения, полезной модели по
патентам, выданным во время действия перечисленных нормативных документов.
4.2. Исследование вопросов, поставленных на разрешение эксперта
4.2.(1). Поскольку задачей рассматриваемого вида судебной экспертизы является
установление фактических данных об использовании запатентованного изобретения в
продукте (в частности, устройстве, веществе, штамме микроорганизма, культуре клеток
растений или животных) или способе или об использовании запатентованной полезной
модели в устройстве, в большинстве случаев поставленный на разрешение эксперта
вопрос формулируется на основе текста пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, согласно
которому: «Изобретение или полезная модель признаются использованными в
продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый
признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте
содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак,
эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области
техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа
действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи». Однако, в связи с
установленной специфичностью рассматриваемой категории споров, в ряде случаев
формулировки вопросов, поставленных на разрешение эксперта, позволяют их
неоднозначное толкование и/или содержат существенные ошибки. У эксперта в этом
случае имеются две возможности: либо ходатайствовать перед судом об изменении
формулировки вопроса (при возможном неоднозначном толковании содержания
10
вопроса - обязательно), либо самостоятельно сформулировать вопрос так, как он его
понимает.
Пример
В определении суда по делу о нарушении прав патентообладателя, состоящем в
использовании без разрешения патентообладателя запатентованного изобретения,
вопрос, поставленный на разрешение эксперта, имеет следующую формулировку:
«Содержит ли изделие, предоставленное на экспертизу под названием «А»,
признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения по патенту РФ №
Х, либо эквивалентные им признаки?»
В приведенной редакции вопроса отсутствует ограничение в отношении
эквивалентных признаков, приведенное в пункте 3 статьи 1358 ГК РФ, которое
необходимо учитывать при производстве экспертизы («признак, эквивалентный ему и
ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения
в
отношении
соответствующего
продукта
или
способа
действий,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи»).
Таким образом, с учетом положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, для
разъяснения вопроса, использовано ли запатентованное изобретение в изделии «А»,
суду необходимо получить ответ на следующий вопрос:
«Содержит ли изделие, предоставленное на экспертизу под названием «А»,
каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в
патенте РФ № Х формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший
известным в качестве такового в данной области техники до ХХ.ХХ.ХХХХ (дата
предполагаемого использования изобретения)?».
4.2.(2). В соответствии пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ, если патент выдан на
изобретение, объектом которого является продукт, или на полезную модель, при
установлении использования такого изобретения (полезной модели) каждый признак
независимого пункта формулы проверяется на содержание его или эквивалентного ему
признака в продукте.
В соответствии пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ, если патент выдан на изобретение,
объектом которого является способ, при установлении использования такого
изобретения каждый признак независимого пункта формулы проверяется на
использование его или эквивалентного ему признака в способе.
Таким образом, если патент выдан на продукт, вопрос, поставленный на
разрешение эксперта, должен иметь формулировку вида «содержит ли … каждый
11
признак ...», а если патент выдан на способ, вопрос, поставленный на разрешение
эксперта, должен иметь формулировку вида «использован ли … каждый признак ...».
Указанное требование не является формальным, так как полученный в результате
экспертизы ответ на ошибочно сформулированный судом вопрос не позволит суду
установить фактические данные об использовании запатентованного изобретения
(запатентованной полезной модели).
Пример
В определении суда по делу о нарушении прав патентообладателя, состоящем в
использовании без разрешения патентообладателя запатентованной полезной модели,
вопрос, поставленный на разрешение эксперта, имеет следующую формулировку:
«Использован ли в пересыпном устройстве, применяемом на предприятии А,
каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы по патенту РФ № Х на
полезную модель «Пересыпное устройство», либо признак, эквивалентный ему и
ставший известным в качестве такового в данной области техники до ХХ.ХХ.ХХХХ?».
На исследование предоставлен патент РФ № Х, который выдан с формулой
полезной модели, имеющей следующий независимый пункт:
«Пересыпное устройство, включающее один входной патрубок и три выходных
патрубка — один центральный и два боковых, и снабженное распределительным
приспособлением,
отличающееся
тем,
что
распределительное
приспособление
выполнено в виде поворотного барабана».
На исследование предоставлены также сведения о применяемом на предприятии
А пересыпном устройстве, которое включает один входной патрубок и три выходных
патрубка — один центральный и два боковых, и снабжено распределительным
приспособлением, выполненным в виде поворотного барабана. Кроме того, из
предоставленных на исследование материалов судебного дела следует, что, в связи с
отсутствием на предприятии А производственной необходимости в трех выходных
патрубках, один из боковых выходных патрубков закрыт заглушкой. Таким образом, на
предприятии А в пересыпном устройстве используются только два выходных патрубка
— один центральный и один боковой. В связи с этим по результатам исследования,
проведенного экспертом в отношении каждого из признаков независимого пункта
формулы «три выходных патрубка» и «два боковых выходных патрубка» для ответа на
вопрос в формулировке суда «Использован ли … каждый признак …?» должен быть
получен ответ «Нет, не использован».
12
Однако, с учетом существа рассматриваемого дела, эксперту должно быть
очевидно, что формулировка вопроса, поставленного судом, содержит ошибку. В
рассматриваемом примере патент выдан на продукт (устройство), следовательно,
согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ необходимо установить содержание, а не
использование в устройстве каждого признака независимого пункта формулы. В таком
случае эксперту следует обратиться к суду с ходатайством об уточнении формулировки
вопроса и изложении его в виде «содержит ли … каждый признак...?» со ссылкой на
положения пункта 3 статьи 1358 ГК РФ. По результатам исследования, проведенного
экспертом в отношении каждого из признаков независимого пункта формулы «три
выходных патрубка» и «два боковых выходных патрубка» для ответа на поставленный
судом вопрос «Содержит ли … каждый признак …?» должен быть получен ответ «Да,
содержит».
4.3. Особенности объектов, предоставляемых на исследование
После сверки наличия объектов, предоставленных на исследование и
перечисленных в определении суда, следует приступить к их осмотру.
Особенностью
вида судебной экспертизы, рассматриваемого в данном
Пособии, является то, что в числе объектов, предоставляемых на исследование, всегда
присутствует патент. Поскольку объектом исследования является не сам документ, а
содержащиеся в нем сведения, в распоряжение эксперта, в силу положений части 6
статьи 71 и части 8 статьи 75 АПК РФ, может быть предоставлена надлежаще
заверенная копия патента.
Вместе с тем, при написании экспертного заключения для цитирования текста
формулы и, в ряде случаев, описания изобретения (полезной модели) часто пользуются
копированием текста из электронной версии патентного документа, размещенной в
Открытых реестрах на сайте Роспатента (http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/).
Однако замена заверенной копии патента его электронной версией из Открытых
реестров Роспатента является недопустимой при производстве экспертизы в связи с
тем, что в электронных версиях текстов патентных документов (в особенности,
опубликованных до 2000 года) нередко присутствуют технические ошибки, которые
могут создать неправильное представление о подлежащих анализу признаках
запатентованного изобретения (запатентованной полезной модели). Такими ошибками
могут быть, в частности: отсутствие специальных символов, их неправильное
изображение или неправильное расположение (нижний индекс, верхний индекс),
13
отсутствие знаков препинания, часто отсутствие «тире» при указании интервалов
количественных значений признаков, отсутствие знака %, отсутствие слова целиком
или его части, наличие слова, отсутствующего в оригинальном тексте патента, а также
нарушение формата таблиц и искажение графических материалов, анализ которых
может потребоваться для толкования формулы изобретения (полезной модели).
С учетом указанных обстоятельств при производстве экспертизы должны
соблюдаться следующие требования:
- при проведении исследования следует пользоваться только оригинальным
текстом патента (надлежаще заверенной копией патента);
- при написании заключения, прежде чем копировать необходимый для
цитирования текст патентного документа из его электронной версии, размещенной в
Открытых реестрах Роспатента, следует провести тщательное исследование этого
текста и убедиться в его идентичности оригиналу.
4.4. Исследование независимого пункта формулы изобретения (полезной
модели)
4.4.1. Выявление признаков
4.4.1(1). Выявление признаков независимого пункта формулы изобретения
(полезной модели) и составление их перечня, как правило, не вызывает затруднений у
эксперта, даже обладающего лишь общими знаниями в той конкретной области
техники, к которой относится запатентованное изобретение (запатентованная полезная
модель). Основным требованием, которое должно неукоснительно выполняться в
соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ, является исследование каждого признака
независимого пункта формулы, включая и родовое понятие, отражающее назначение
изобретения (полезной модели). Признаки, которые, по мнению эксперта, являются
несущественными или, так называемыми, нетехническими (характерными для
решений, не являющихся изобретениями, полезными моделями) не являются
исключением и исследуются наравне с другими признаками, содержащимися в
независимом пункте формулы изобретения (полезной модели).
Пример
Патент на полезную модель выдан со следующим независимым пунктом
формулы:
«Подушка, содержащая чехол и наполнитель, отличающаяся тем, что чехол
изготовлен из двух сшитых друг с другом прямоугольных или квадратных деталей из
14
искусственного меха, в шов чехла вшит ярлык с информацией для потребителей, а одна
из деталей чехла содержит изображение дорожного знака, выполненное черным цветом
на белом фоне с красным боковым контуром и белой полосой между красным
контуром и окрашенными красным периферийными частями детали чехла, при этом
изображение дорожного знака выполнено в виде силуэта женщины в шляпке с белой
полосой ремня безопасности - дорожного знака “Дама за рулем”, или в виде кипящего
чайника - дорожного знака “Чайник”, или в виде буквы “У” или в виде буквы “Ш” или
в виде цифры ограничения скорости».
Признаки независимого пункта формулы полезной модели «одна из деталей
чехла содержит изображение дорожного знака, выполненное черным цветом на белом
фоне с красным боковым контуром и белой полосой между красным контуром и
окрашенными красным периферийными частями детали чехла, при этом изображение
дорожного знака выполнено в виде силуэта женщины в шляпке с белой полосой ремня
безопасности - дорожного знака “Дама за рулем”, или в виде кипящего чайника дорожного знака “Чайник”, или в виде буквы “У” или в виде буквы “Ш” или в виде
цифры ограничения скорости», характеризующие лишь внешний вид изделия, в данном
случае являются нетехническими, характерными для решений, не являющихся
полезными моделями. Однако указанное обстоятельство не является основанием для
исключения указанных признаков из подлежащих проверке на содержание каждого
или эквивалентного ему признака в предоставленном на исследование изделии.
Приведенный выше пример, как и все последующие примеры, является
условным, но составленным на основе реально существующего патента. Наличие
патентов, независимые пункты формулы изобретения (полезной модели) которых
содержат подобные признаки, невсегда обусловлены нарушениями, допущенными при
экспертизе соответствующей заявки на выдачу патента. Однако даже очевидное
нарушение, допущенное при экспертизе соответствующей заявки на выдачу патента,
свидетельствующее о явной непатентоспособности изобретения (полезной модели), не
может служить основанием для исключения из исследования какого-либо признака
независимого пункта формулы изобретения (полезной модели). В соответствии с
Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 обстоятельства,
призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для
правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента.
15
4.4.1(2). Перечень признаков, подлежащих исследованию, должен включать
признаки в той их характеристике, приведенной в независимом пункте формулы,
которая является необходимой и достаточной для их идентификации.
Пример
Патент на изобретение выдан со следующим независимым пунктом формулы
изобретения:
«Мороженое на основе коровьего или козьего молока, содержащее жидкие и
сухие молочные продукты, жиры, сахар, воду и стабилизатор, отличающееся тем, что
в качестве стабилизатора используют муку из семян амаранта в количестве 1,5-2,0
мас.% от массы конечного продукта».
В приведенном примере признаки «содержащее жидкие молочные продукты»,
«содержащее сухие молочные продукты» и «содержащее жиры» (см. в тексте
независимого пункта формулы изобретения: «содержащее жидкие и сухие молочные
продукты, жиры») охарактеризованы только общими понятиями. Поскольку в тексте
независимого пункта формулы изобретения отсутствуют указания на конкретные
средства для реализации каждого такого признака, в перечень признаков, подлежащих
исследованию, эти признаки включаются в вышеприведенной их характеристике.
С другой стороны, в этом же примере характеристика признака в независимом
пункте формулы изобретения «в качестве стабилизатора используют муку из семян
амаранта» включает как общее понятие, представленное на уровне функционального
обобщения - «стабилизатор», так и указание на конкретное средство для реализации
такого признака - «мука из семян амаранта», которым и ограничен объем, в котором
предоставлена охрана интеллектуальных прав на это изобретение, в части, касающейся
стабилизатора. Приведенное в независимом пункте формулы изобретения указание на
конкретное средство для реализации признака «мука из семян амаранта» включает все
необходимые и достаточные сведения для идентификации этого признака. В связи с
этим понятие «стабилизатор» не включается в перечень подлежащих исследованию
признаков ни в качестве дополнительной характеристики содержания признака «мука
из семян амаранта», ни в качестве самостоятельного признака, подлежащего
исследованию.
Вместе с тем, часто в формуле изобретения (полезной модели) признак
охарактеризован только выполняемой им функцией. Например, если бы в приведенном
примере отсутствовало указание «в качестве стабилизатора используют муку из семян
амаранта», то исследованию подлежал бы признак, охарактеризованный только
16
выполняемой
им
функцией
(«стабилизатор»).
Особый
порядок
исследования
признаков, охарактеризованных в независимом пункте формулы изобретения (полезной
модели) только выполняемой ими функцией, приведен далее, в подразделе 4.5(3)
Пособия.
4.4.1(3). Признак в формуле изобретения (полезной модели) может быть
выражен альтернативными понятиями, разделенными союзом «или», например:
«выполнен из медной или стальной проволоки». Здесь не следует забывать, что речь
идет об одном признаке, поэтому в перечень подлежащих исследованию признаков
такой признак включается в приведенной в формуле изобретения (полезной модели)
характеристике «выполнен из медной или стальной проволоки». Признак может быть
выражен
альтернативными
понятиями
с использованием
выражения
«и/или»,
например: «содержит этиловый и/или метиловый спирт». В этом случае признак
включается в перечень подлежащих исследованию признаков либо в характеристике,
приведенной в формуле изобретения (полезной модели) - «содержит этиловый и/или
метиловый спирт», либо в характеристике, отражающей каждую из возможных
альтернатив в отдельности, а именно: «содержит этиловый спирт, или содержит
метиловый спирт, или содержит этиловый и метиловый спирты». Однако и в этом
случае приведенная характеристика относится к содержанию одного признака
независимого пункта формулы изобретения (полезной модели).
4.4.2. Толкование формулы изобретения (полезной модели)
Толкование формулы изобретения (полезной модели) допускается в силу
положений
пункта
2
статьи
1354
ГК
РФ,
согласно
которому:
«Охрана
интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на
основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой
изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы
изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи».
В некоторых случаях характеристика признака, приведенная в независимом
пункте формулы изобретения (полезной модели), выражена так, что требуется ее
толкование - уяснение самим экспертом и последующее разъяснение в экспертном
заключении содержания этого признака.
Наличие в независимом пункте формулы изобретения (полезной модели)
характеристики
признака,
требующей
толкования,
нередко
обусловлено
синтаксическими ошибками, ошибочной пунктуацией в тексте формулы, что может
приводить к неоднозначному пониманию содержания признака. В других случаях
17
необходимость толкования характеристики признака с использованием описания
изобретения (полезной модели) или чертежей следует из самого текста независимого
пункта формулы в связи с наличием в нем отсылки к описанию или чертежам, что
допускается правилами построения формулы изобретения (полезной модели), если без
такой отсылки охарактеризовать признак невозможно.
Важным условием, которое должно соблюдаться при толковании формулы
изобретения (полезной модели), является недопустимость расширительного или
ограничительного толкования объема интеллектуальных
прав на изобретение
(полезную модель).
4.5. Исследование продукта, способа
4.5(1). В силу положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ исследованию на
содержание в продукте (при установлении использования полезной модели — в
устройстве) или использование в способе подвергается каждый признак независимого
пункта изобретения (полезной модели). Это условие выполняется неукоснительно даже
в тех случаях, когда количество составляющих частей в продукте, способе явно меньше
количества признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения
(полезной модели). В экспертном заключении приводится промежуточный вывод в
отношении каждого признака независимого пункта формулы изобретения (полезной
модели) в виде ответа на вопрос, содержит ли его продукт, использован ли он в
способе. Количество таких промежуточных выводов соответствует количеству
выявленных признаков независимого пункта формулы изобретения (полезной модели).
4.5(2). Признак независимого пункта формулы, характеризующий родовое
понятие,
отражающее
назначение
изобретения
(полезной
модели),
подлежит
исследованию на содержание его в продукте, использование в способе наравне с
другими признаками. Иногда признак, характеризующий родовое понятие, отражающее
назначение изобретения (полезной модели), является единственным из всех признаков
независимого пункта формулы, который не содержит продукт, не использован в
способе.
Пример
На исследование предоставлены сведения о продукте, из которых следует, что
продукт предназначен для кормления скота и представляет собой блок, выполненный
из прессованной соломы.
18
Патент на полезную модель выдан со следующим независимым пунктом
формулы:
«Теплоизоляционное строительное изделие, отличающееся тем, что оно
представляет собой блок из прессованной соломы».
По
результатам
исследования,
проведенного
в
отношении
признака
независимого пункта формулы полезной модели «теплоизоляционное строительное
изделие» (родовое понятие, отражающее назначение полезной модели), должен быть
сделан вывод о том, что представленное на исследование изделие, предназначенное для
кормления скота, не содержит признак независимого пункта формулы полезной модели
«теплоизоляционное строительное изделие».
4.5(3). Для проведения исследования содержания в продукте, использования в
способе признака независимого пункта формулы изобретения (полезной модели),
выраженного общим понятием, в том числе, на уровне функционального обобщения, от
эксперта требуются знания в той конкретной области техники, к которой относится
запатентованное изобретение (запатентованная полезная модель).
Пример
Патент на изобретение выдан со следующим независимым пунктом формулы:
«Конфета, представляющая собой корпус, состоящий из оболочки, выполненной
из массы на основе молочного компонента, содержащей жировой компонент, сахарпесок и ароматизатор, и начинки, отличающаяся тем, что масса на основе молочного
компонента дополнительно содержит сорбитол, соль пищевую и патоку, в качестве
молочного компонента содержит молоко сгущенное с сахаром, а в качестве жирового
компонента - заменитель молочного жира, в следующих соотношениях компонентов
….».
Для упрощения разъяснения вопроса о признаках, выраженных общими
понятиями,
в
приведенном
примере
был
исключен
количественный
состав
компонентов массы. С учетом указанного упрощения перечень подлежащих
исследованию признаков независимого пункта формулы изобретения имеет следующий
вид:
конфета — родовое понятие, отражающее назначение изобретения (1)
оболочка (2)
начинка (3)
состав компонентов массы, из которой выполнена оболочка, включает:
- патоку (4)
19
- молоко сгущенное с сахаром (5)
- заменитель молочного жира (6)
- сорбитол (7)
- соль пищевую (8)
- ароматизатор (9)
- сахар-песок (10).
Из приведенного перечня следует, что признаки заменитель молочного жира (6)
и ароматизатор (9) выражены общими понятиями, отражающими выполняемую
функцию.
На исследование предоставлены сведения о продукте - конфете, из которых
следует, что конфета включает оболочку и начинку, причем масса для получения
оболочки включает следующие компоненты: патоку, молоко сгущенное с сахаром,
сорбитол, соль пищевую, сахар-песок, продукт переэтерификации пальмового масла,
моноглицериды, яичный белок, ванилин, кислоту лимонную пищевую.
Эксперт, для ответа на вопросы, содержит ли конфета (продукт, сведения о
котором предоставлены на исследование) признаки (6) и (9), в ходе проведения
исследования должен установить, имеются ли в составе массы, из которой выполнена
оболочка конфеты, компоненты, выполняющие функции заменителя молочного жира и
ароматизатора. По существу, выбор компонентов, которые могут выполнять функции
заменителя молочного жира (6) и ароматизатора (9) должен быть осуществлен из
следующих
ингредиентов:
продукт
переэтерификации
пальмового
масла,
моноглицериды, яичный белок, ванилин, кислота лимонная пищевая. Очевидно, что
для проведения такого исследования требуются соответствующие специальные знания,
в связи с чем в подобных случаях, как правило, назначается комплексная экспертиза с
включением в комиссию эксперта соответствующей специальности.
4.5(4). В сведениях о продукте, способе, предоставленных на исследование,
составляющие части (одна или более) продукта, способа могут быть охарактеризованы
специальными наименованиями, торговыми марками, ссылками на ГОСТ и т. д.,
заменяющими конкретное описание конструкции, технологии, материала и т. п.
Ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, раскрывающих конкретно
конструкцию, технологию, материал и т. п., обозначенные в предоставленных на
исследование сведениях о продукте, способе, специальными наименованиями,
торговыми марками, ссылками на ГОСТ и т. п., может быть заявлено экспертом как до
20
проведения
исследования,
если
необходимость
для
экспертизы
указанных
дополнительных материалов очевидна, так и в процессе его проведения.
Пример
Патент на изобретение выдан с формулой изобретения, имеющей следующий
независимый пункт:
«Способ
производства
стерилизуемых
консервов,
включающий
залив
жидкостью сушеных растительных компонентов, отличающийся тем, что в состав
заливочной жидкости вводят растворимую соль поливалентного металла».
На
исследование
стерилизуемых
предоставлены
консервов.
Согласно
сведения
о
предоставленным
способе
производства
сведениям
сушеные
растительные компоненты заливают жидкостью, имеющей следующий состав:
вода питьевая по СанПиН 2.1.4.2496-09
соль пищевая поваренная по ГОСТ Р 51574-2000.
Эксперту, для ответа на вопрос, использован ли в способе производства
стерилизуемых консервов признак независимого пункта формулы запатентованного
изобретения «в состав заливочной жидкости вводят растворимую соль поливалентного
металла», необходимо исследовать СанПиН 2.1.4.2496-09 и ГОСТ Р 51574-2000,
раскрывающие полный состав ингредиентов заливочной жидкости. Если указанные
документы отсутствовали в материалах, предоставленных судом на исследование,
эксперт
должен
обратиться
к
суду
с
соответствующим
ходатайством.
В
рассматриваемом примере в результате исследования перечисленных документов
обнаружено, в частности, что согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 вода питьевая содержит в
виде примесей растворимые соли магния, кальция, бария и др. - соли поливалентных
(т.е. с валентностью 2 и более) металлов. Таким образом, полученные по ходатайству
эксперта дополнительные материалы обеспечили полноту экспертного исследования, в
результате которого получен достоверный вывод о том, что признак независимого
пункта формулы запатентованного изобретения «в состав заливочной жидкости вводят
растворимую соль поливалентного металла» использован в способе производства
стерилизуемых консервов.
4.6. Эквивалентные признаки
4.6(1). Если в ходе исследования экспертом сделан промежуточный вывод о том,
что продукт не содержит, в способе не использован признак независимого пункта
формулы изобретения (полезной модели), то в отношении этого признака производится
21
проверка содержания в продукте, использования в способе эквивалентного ему
признака. Эквивалентные признаки – взаимозаменяемые при решении конкретной
задачи признаки (средства), совпадающие по выполняемой функции и достигаемому
результату и отличающиеся по форме выполнения, например, по конструкции,
технологии или материалу («Интеллектуальная собственность. Терминологический
словарь» М., МО МАНПО, 2001, с. 334).
При рассмотрении вопроса об эквивалентности признаков следует учитывать
требование пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, согласно которому изобретение или полезная
модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит,
а в способе использован признак, эквивалентный признаку изобретения или полезной
модели, который стал известным в качестве такового в данной области техники до
совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ, т.е. до даты предполагаемого
использования. Таким образом, не любые известные сведения об эквивалентности (о
совпадении по выполняемой функции и достигаемому результату) признаков могут
быть привлечены для доказательства использования запатентованного изобретения
(запатентованной полезной модели). Сведения о дате предполагаемого использования
запатентованного
изобретения
(запатентованной
полезной
модели)
часто
предоставляются судом непосредственно в тексте вопроса, поставленного на
разрешение эксперта, например:
«Содержит ли изделие, предоставленное на экспертизу под названием «А»,
каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в
патенте РФ № Х формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший
известным в качестве такового в данной области техники до 2 июля 2013 года?»
В случае отсутствия таких сведений в предоставленных на экспертизу
материалах эксперту следует обратиться к суду с соответствующим ходатайством.
4.6(2). Исследование признаков на эквивалентность безусловно требует от
эксперта специальных знаний в той области техники, к которой относится
запатентованное
изобретение
(запатентованная
полезная
модель).
Если
запатентованное изобретение (запатентованная полезная модель) охарактеризовано в
независимом пункте формулы признаками А, Б, В, Г, а предоставленный на
исследование продукт содержит или в предоставленном на исследование способе
использованы признаки А, Б, В и при этом в продукте еще дополнительно содержится
или в способе еще дополнительно использована составляющая его часть Д (признак Д),
22
отсутствующая как признак в независимом пункте формулы, необходимость
исследования эквивалентности признака Г признаку Д очевидна. Однако наличие
признаков, подлежащих исследованию на эквивалентность, в ряде случае не является
таким очевидным.
Пример
В независимом пункте формулы изобретения запатентованный продукт
охарактеризован составом, включающим 4 компонента в следующем соотношении,
мас. ч.:
компонент А
100
компонент Б
1-15
компонент В
5-10
компонент Г
10-20.
В продукте Х, сведения о котором предоставлены на экспертное исследование,
содержатся всего 3 компонента в следующем соотношении, мас. ч:
компонент А
100
компонент Б
12
компонент Г
37.
Предварительный вывод в отношении признака независимого пункта формулы
изобретения «компонент В в количестве 5-10 мас. ч.» очевиден: продукт Х не содержит
этот признак, т. к. компонент В отсутствует в продукте Х. Однако компонент Г
содержится в продукте Х в количестве, большем по сравнению с указанным в
независимом пункте формулы запатентованного изобретения: 37 мас. ч. против 10-20
мас. ч. по патенту. Следовательно, в данном случае в продукте Х компонент Г в
количестве 17 мас. ч., равном разнице между 37 мас. ч. и 20 мас. ч. - максимальным
содержанием компонента Г по патенту, может совпадать по выполняемой функции и
достигаемому результату с компонентом В, содержащимся в запатентованном
изобретении в количестве 5-10 мас. ч. Таким образом, экспертное исследование должно
быть продолжено проверкой на эквивалентность (совпадение по выполняемой функции
и достигаемому результату) признака запатентованного изобретения «компонент В в
количестве 5-10 мас. ч.» и признака продукта Х «компонент Г в количестве 17 мас. ч.».
Очевидно, что для проведения такого исследования требуются соответствующие
специальные знания, в связи с чем в подобных случаях, как правило, назначается
комплексная экспертиза с включением в комиссию эксперта соответствующей
специальности.
23