Доменное имя и товарный знак: вопросы сходства и различия

Автор: Данилина Е.А., патентный поверенный, к.ю.н.
Доменное имя и товарный знак: вопросы сходства и различия
В прессе и в специальных научных правовых публикациях стало появляться новое
понятие «киберсквоттинг», то есть «захват» доменного имени, сходного с чужим товарным
знаком или коммерческим обозначением. Целью подобных действий является получение
выгоды от последующей продажи такого привлекательного для рынка обозначения.
Представляется, что в российское законодательство о средствах индивидуализации не
следует вводить новое, заимствованное из иностранного языка, понятие «киберсквоттинг».
Более интересно проанализировать российское законодательство с целью обнаружения
сходства и различий товарных знаков и доменов.
Ранее вопросы функционирования доменных имен и их взаимосвязь с товарными
знаками изучались мною в статье «Доменное имя - это товарный знак, знак обслуживания
или новое средство индивидуализации?». Статья опубликована в № 5 журнала «Биржа
интеллектуальной собственности» за 2004 год, а также размещена, с любезного разрешения
В.Б.Наумова, на сайте www.russianlaw.net по адресу: http://www.russianlaw.net/law/law.htm. В
целом ответом на вопрос, поставленный в названии статьи, было мнение о том, что доменное
имя нельзя полностью аппроксимировать товарным знаком и мы имеем дело с новым
средством индивидуализации, лишь отчасти обладающим сходством с товарным знаков или
знаком обслуживания, причем более сходным со знаком обслуживания.
Поэтому полезно проанализировать проблему с двух сторон.
1) Товарный знак. Каким именно товарным знаком является доменное имя?
Напрашивается вывод о словесном характере такого товарного знака, доменным
именем также может быть словесная часть комбинированного товарного знака и в этом
случае особое значение приобретают вопросы сходства до степени смешения.
При этом фонетический аспект такого словесного обозначения также важен. Например,
только в процессе судебного дела по знаку YAHOO выяснилось, что это слово взято у
Джонатана Свифта из «Путешествий Гулливера» и является названием племени, особи
которого в русском переводе романа назывались «йеху». Это иллюстрация того факта, что
при переходе границы наименование домена может потерять свое первичное значение из-за
особенностей фонетики и транслитерации. Думаю, что при экспертизе в российском
патентном ведомстве товарного знака в виде слова «yahoo» навряд ли мог быть распознан
соответствующий литературный персонаж «йеху». Таким образом, напрашивается вывод,
что лишь простые легко транслитерируемые слова могут распознаваться потребителем в
другой стране. Но в том-то и дело, что названия знаменитых фирм или известные товарные
знаки, которые обычно подвергаются киберсквоттингу, представляют собой именно такие
довольно просто читаемые и легко воспринимаемые обозначения.
Вопросы юрисдикции домена. Среди зарегистрированных в России товарных знаков
уже наблюдаются «чистые» адреса сайтов в Интернете. Замечены, например, товарные знаки
www.tigerbeer.com
и
www.vesti.ru,
обозначения
словесные,
легкочитаемые,
легко
распознаваемые потребителем. Первое из них русскоязычным потребителем будет
переведено как тигровое или тигриное пиво, второе – просто латинская транслитерация
слова «вести».
При попытке открыть сайт Tigerbeer попадаешь на интернациональную страничку с
указанием континентов и стран, среди которых России нет. То есть регистрация товарного
знака, отражающего полный адрес в Сети, была превентивной, предшествующей выходу на
рынок. Сайт Vesti, как и ожидалось, является новостной страничкой.
В обновленном Законе о товарных знаках существенное изменение, касающееся
функционирования товарного знака в сети Интернет, введено в ст. 4 «Исключительное право
на товарный знак». Согласно п. 2 статьи 4, одним из видов незаконного использования
товарного знака признано использование его без разрешения правообладателя в гражданском
обороте на территории Российской Федерации в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение
товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в
частности в доменном имени и при других способах адресации.
Данная норма в достаточной степени декларативна, не учитывает возможной
множественности правообладателей, в число которых может входить также лицензиат или
владелец «младшего знака», получивший согласие на включение в свой товарный знак
«старшего», ранее зарегистрированного, обозначения. Далее, эта норма не учитывает
территориального действия товарного знака при практически экстерриториальном действии
домена, а также ничего не сказано о временном характере прав на знак. Что будет, если
правообладателей более одного или если регистрация товарный знак отменена или
прекратилась?
Еще больше вопросов возникает при попытке применить МКТУ к обозначению в
Интернете. Как определить эти товары, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован или, что еще сложнее, однородные им товары?
Сложность трактовки сходства до степени смешения активно обсуждалась и не требует
иных разъяснений, кроме констатации проблемы как таковой. Вопросы доминирования той
или иной части обозначения и сходства этой доминирующей части с другим обозначением
трактуются п.14.4.1 Правил следующим образом: В обозначении выделяется доминирующая
часть, при определении которой принимается во внимание ее смысловое значение и (или)
пространственное значение.
Проблема
однородности
товаров
также
имеет
значение
для
признания
контрафактного использования знака. Согласно п.14.4.3 Правил, «при установлении
однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у
потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для
установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их
назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг
потребителей и другие признаки». Это, достаточно произвольное определение, включающее
гипотетическую возможность «возникновения представления», сложно применимо на
практике из-за неопределенности его трактовки. Вопрос осложняется еще и наличием
общеизвестных знаков, действие которых может распространяться на неконкурирующие, т.е.
неоднородные, товары.
Следует учесть также подмеченную Э.П.Гавриловым в Комментарии к Закону о
товарных знаках (М. «Экзамен». 2004. Стр. 23, п.13) особенность, заключающуюся в том, что
«самые распространенные в настоящее время хозяйствующие субъекты на рынке …
обладают общей (универсальной) правоспособностью (ст.49 ГК)». Это обстоятельство, по
мнению проф. Гаврилова Э.П., все больше и больше проникает в сознание потребителей, а
потому – если использовать критерий определения однородности товаров на основе
возможности возникновения у потребителей представлений о принадлежности товаров
одному производителю – вскоре придется признать все товары однородными. То есть,
только у хозяйствующих субъектов со специальной правоспособностью, например, у банков
или частных предпринимателей, совпадают товары и услуги, указанные в регистрации, с
реально производимыми.
Все вышеописанные проблемы возникают при попытке приравнивания домена и
товарного знака.
2) Доменное имя. Каковы правовые особенности этого обозначения? Представляется,
что доменное имя является коммерческим обозначением, при этом оно же может являться
частью фирменного наименования. Ст. 54 Гражданского Кодекса РФ регулирует
функционирование фирменных наименований, коммерческое обозначение вводится в ст.
1027 Гражданского Кодекса для узкого применения в рамках комплекса исключительных
прав, передаваемых по договору коммерческой концессии. Попытка систематизации
фирменных наименований и коммерческих обозначений произведена в работах проф.
Дозорцева В.А. Так, на стр. 32-35 книги «Интеллектуальные права» (М. «Статут». 2003)
приведена в схематическом виде система исключительных прав, одним из объектов которой
является коммерческое обозначение. По мнению В.А.Дозорцева, основанием правовой
охраны коммерческих обозначений является их общеизвестность и фиксация права без
регистрации.
Особенностью
коммерческих
обозначений
является
широкая
распространенность открытого использования, при этом В.А.Дозорцев констатирует
отсутствие четких критериев установления факта использования. Важно подмеченная
В.А.Дозорцевым принадлежность первоначального права на коммерческое обозначение –
первопользователю.
Бесспорно, коммерческое обозначение, как и фирменное наименование, входит в
состав комплекса исключительных прав организации и в состав «гудвил», то есть «доброго
имени» фирмы. При совпадении добросовестно используемого коммерческого обозначения в
качестве доменного имени и чужого зарегистрированного товарного знака наблюдается
противоречие монопольной правовой охраны, присущей товарному знаку, и обычаев
делового оборота, заключающихся в защите прав субъекта, первым применившего спорное
обозначение.
Разница правовой сущности товарного знака и доменного имени состоит в
существенных позициях отличий. Видимо, только практика ответит на вопрос об их
взаимной зависимости.