Практика трансфера технологий

Практика трансфера
технологий
Кен Портер
Steamboat Mountain Solutions
авторское право 2011
авторские права защищены
Обзор
 Организация работы с изобретениями
• Изложение идеи изобретения
• Оценка
• Получение патента
• Маркетинг
• Переговоры и продажа лицензии
 Ресурсы и финансовая поддержка
 Компании Start-up
Изобретение
Процесс: от описания изобретения до продажи лицензии
Описание процесса работы с изобретениями
да
да\
нет
Оценка
Прогнозируемая
стоимость > 0
Нет
нет
Заявление
на патент и
получение
патента
Заинтересованность
Маркетинг
да
да
Придержать\
отказаться
нет
Придержать\
отказаться
Оценка и
переговоры
ИнвестиРуйте
ПС > 0
Контрольный
Этап стоимость патента
нет
Договор
заключен
да
Управление
лицензией
Этапы работы с изобретением: концепция
охраны патента
– инструмент распределения ресурсов
$10 4
$10 3
USPTO
$10 5
Заявка на патент в США
Подать заявление в рамках
договора о патенттой кооперации
временный
патент
PCT National
Phase
12 месяцев
Priority
30 месяцев
ЦТТ
Форма описания
изобретения (ФОИ)
временный
патент
Marketing and Patenting
Licensing
НИОКР (изобретатель)
Наблюдение
Гипотеза
Прогноз
Эксперименты
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Этапы работы с патентами Европейского патентного бюро
(EPO) и Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO)
Основные шаги
1
Изложение идеи изобретения
2
Оценка
3
Получение патента
4
Маркетинг
5
Переговоры и продажа лицензии
Изобретатель излагает идею
своего изобретения
1
 До того, как изобретатель представит вам идею своего
изобретения в письменной форме в первый раз,
обсудите ее в произвольной форме в ходе личной
встречи или по телефону – это поможет наладить
взаимопонимание
 Изобретатели должны приводить описание своего
изобретения в стандартном формате ФОИ
 Когда следует сообщать об изобретении?

В потенциале идея должна найти применение в
производственном секторе
 Форма описания есть на сайте Protto
Оценка
При оценке изобретения учитываются
2
3 составляющих:
 Научная ценность и\или технические достоинства

Пояснение ранее неизвестных концепций
 Патентная ценность

Возможность засекретить те пункты патентной заявки,
которые представляют ценность и которые можно обосновать
 Коммерческая ценность

Обоснованность\вероятность того, что технология может
стать основой для создания востребованной продукции, на
которую найдется лицензиат
Оценка
Что следует оценивать
2
Само изобретение

Что это? Опишите изобретение

Сравните его с уже существующими или ожидаемыми
техническими решениями в данной области

Каким образом применение новой технологии приведет к
возможности предложить потенциальному лицензиату новый
вид продукции?
2. Ситуация на рынке сбыта

Каков целевой рынок сбыта

Насколько он велик

Технология является усовершенствованием чего-либо
уже существующего или прорывом?

Есть ли интерес в производственном секторе – следует
проконсультироваться с хорошо информированными людьми
1.
3. Патентная оценка
 Новизна
 Неочевидность
 Полезность
 Спрогнозируйте, какие пункты будут основными в
патентной заявке


2
Определите, чем подкрепляются заявленные
характеристики, например, каковы экспериментально
полученные данные
Оцените перспективы использования патента и наличие
ограничивающих факторов




Исходите из основных заявленных характеристик
Знайте, что ваше изобретение может быть сочтено
очевидным
Неожиданный результат?
Сможете ли вы преуспеть там, где другие не смогли?
Оценка
2
 Инструменты оценки патента
 Поисковик Google Scholar

Научная литература
 Бюро по патентным и товарным знакам США - USPTO



Выданные патенты
Опубликованные патентные заявки
База данных для поиска заявок патент. информации PAIR
 Европейское патентное бюро - EPO
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
- WIPO

Инструмент автоматизированной классификации патентов
Изобретение требует:
•
Концепции – она должна быть сформулирована изобретателем
Возможности его практического применения
–
Создание изобретения (продемонстрируйте, как его сделать)
–
Проверка на признание изобретения законным (объясните, как
оно работает)
Патентоспособное изобретение должно быть, согласно статьи 35
свода федеральных законов США,:
полезным §101; новым §102; неочевидным §103
•
Соответствовать известному уровню техники:
Известный уровень техники – это любая информация об
известных технических решениях в данной области, опубликованная
до заявленной даты изобретения, включая варианты
Недавно в деле компании KSR против компании Teleflex Верховный
Суд повысил
требования к критерию «неочевидность, что повышает
вероятность того, что ретроспективный подход может повлиять на
решения
Оценка
 Решение «да\нет» принимается после проведения
2
экономического анализа патента (прогнозируемая
стоимость – ПС)
 Если принято решение «да», то в большинстве случаев
в США следующим шагом является подача заявки на
предварительный патент
 Интеллектуальная собственность может также быть
защищена авторским правом, штампом «коммерческий
секрет», товарными знаками
 В случае принятия положительного решения по ЧТС
сотрудничество с патентным поверенным может
Годен\
помочь снизить издержки и, таким образом,
не
годен
снизить финансовое бремя
Процедура получения патента
3
 Обратитесь к услугам патентного поверенного
 Заключите с ним соглашение об оказании услуг или
контракт
 Предоставьте ему необходимую исходную информацию
(это улучшает качество услуг и снижает юридические
издержки)
 Заполните форму описания идеи
 Изобретатель делает техническое описание
 Заполните форму анализа изобретения и контрольный
список
 Заполните форму результатов патентного поиска
Процедура получения патента
 Подготовьте проект заявки на получение патента и




3
представьте его вашему руководству и изобретателю на
рассмотрение и утверждение
Патентный поверенный должен быть уведомлен о
комментариях и исправлениях, часто посредством
конференц-связи
В результате разрабатывается согласованный
окончательный проект заявки
Проводится выверка заявки
Подается заявка на патент
 Ключевым моментом в стремлении снизить затраты
является тщательная работа над первым проектом
заявки с целью сокращения последующих многократных
перепроверок
Маркетинг
4и
Успех зависит от глубокого понимания сути технологии
как она согласовывается с другими технологиями
 Определите объекты маркетинга (подходящие компании)
 Сформулируйте основные положения, характеризующие
технологию и целевой рынок сбыта (подходящее рекламное
обращение)
 Изобретатель(ли) принимают участие в маркетинговой компании
в качестве эксперта(ов) по технологическим вопросам
 Подходящие методы и инструменты при проведении маркетинга
 Рекламные проспекты неконфиденциального содержания
 Личные контакты (звонки и электронные сообщения)
 Рекламные плакаты для встреч с заинтересованными
сторонами
 Информация на сайтах в интернете
Маркетинг
4
Источники информации, необходимой для
проведения маркетинга
 Контакты изобретателя
 Анализ ситуации в производственном секторе
 Профессиональные организации
 Личные контакты
 Текущие клиенты
 Отчеты об исследованиях сектора промышленности
 Базы данных промышленных предприятий
 Поисковик Google и сайты промышленных предприятий
Переговоры и продажа
лицензии
5
Подготовительная работа перед
установлением контактов
 Подробно изучите целевые компании
 Имейте глубокое представление о ситуации на рынке и о
конкурирующих технологиях
 Изучите аналогичные сделки (база данных SEC EDGAR)
 Имейте глубокое понимание ценности вашей технологии



Опирайтесь на информацию об опубликованных сделках
нормы, имеющие место в промышленности industry norms
правило 25%
Переговоры и продажа
лицензии
Первичные контакты и переговоры
 При необходимости заключается соглашение о
неразглашении конфиденциальной информации
 Три этапа обязательств:



Соглашение о намерениях
Опционное соглашение
Соглашение о патентной лицензии
5
Переговоры и продажа
лицензии
Вопросы, подлежащие обязательному обсуждению:
 Что вы намереваетесь делать с технологией?
 План разработки нового вида продукции
 Каков справедливый размер роялти? – или – Каков размер
сделки?
 Отчет о финансовых результатах изготовления опытного
образца?
 Проект соглашения о сроках и условиях:
 Ставка роялти
 Пошлина за поддержание патента в силе
 Этапы и контрольные сроки
 Минимальная ставка роялти
 Этапы продаж
 Прочее по усмотрению сторон
5
Переговоры и продажа
лицензии
5
 Зафиксируйте финансовые и прочие обязательные условия в
соглашении о сроках и условиях
 После того, как договорились по всем пунктам соглашения о
сроках и условиях, ведите переговоры о прочих юридических
аспектах, обязательствах и ограничительных мерах
 Соглашение о сроках и условиях может стать первой частью
соглашения о патентной лицензии
 Соглашение о патентной лицензии включает в себя преамбулу,
соглашение о сроках и условиях, страницу с подписями сторон. К
нему прилагается:
 Определение терминов и понятий, использованных в
соглашении о сроках и условиях, документ о предоставлении
лицензии, список условий соблюдения конфиденциальности и
прав опубликования и т.д.
Ресурсы и финансовая
поддержка
 Общие сведения о финансировании
проектов, имеющих целью подтверждение правильности
концепции:
 Проведение кратких научно-исследовательских проектов
в целях подтверждения правильности концепции
 Целью является содействие усилиям по
коммерциализации технологии и по заключению
лицензионного соглашения
 Результативные проекты можно осуществлять имея очень
маленький бюджет средств, но они должны быть
реализованы в течение 6 или менее месяцев
 Предложения должны включать в себя конкретные цели и
этапы
Компании Start-up
 Проанализируйте, в каких случаях создание нового
предприятия является наилучшим вариантом
коммерциализации изобретения. Таковыми часто являются
случаи, когда новая технология является прорывом в той или
иной области знаний
 Познакомьте изобретателя с предпринимателями,
финансистами и опытными менеджерами
 Основные требования, которые должны быть соблюдены до
того, как лицензия будет продана:
 Наличие бизнес-плана
 Наличие плана урегулирования конфликта интересов - для
научного сообщества
 Наличие плана финансирования, доступ к финансовым
средствам
 Группа управления