защита российских изобретений и товарных знаков в сша
реклама
ЗАЩИТА РОССИЙСКИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ИЗОБРЕТЕНИЙ В США РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ИС С ВИДОМ НА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ ИС ЗА РУБЕЖОМ Мария Елисеева Houston Eliseeva LLP Boston, Massachusetts, USA Коллегиальные Чтения 2005 С. Петербург, Россия, 30 июня 2005 г. 1 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Право на товарный знак – это право собственности. Это такое право собственника, которое будет признано и поддержано в суде. Право собственности на товарный знак принадлежит тому, кто использует (или имеет добросовестное намерение использовать) знак в качестве обозначения происхождения своих товаров или услуг. 2 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Только собственник товарного знака может быть заявителем по заявке о регистрации ТЗ Если заявитель не является собственником ТЗ на дату подачи заявки, такая заявка считается юридически несуществующей (неподанной, как будто ее никогда не было) 3 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Третье лицо, использующее ТЗ по лицензии/договору и не являющееся собственником ТЗ, не может быть заявителем на заявке или владельцем свидетельства о регистрации ТЗ КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЗ?? 4 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Ситуация дилер/дистрибьютор Для того, чтобы быть собственником ТЗ, необязательно являться производителем соответствующих товаров Такие дилерские ТЗ существуют и называются «private brands» или «dealer’s brands» (ритейлерские сети имеют свои брэнды для многих товаров, которые производят их поставщики) 5 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Основой существования таких *собственных* брэндов является тот факт, что дилер применяет свои собственные знания, опыт, умение при выборе товаров Например, товар может продаваться под двумя ТЗ – сети распространителя и дизайнера в случае одежды или обуви... 6 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США В случае, когда производитель, являющийся владельцем ТЗ, вступает в дистрибьюторские отношения с третьим лицом (дилером) – дилер не приобретает никаких прав на ТЗ и не становится владельцем ТЗ Если контракт предусматривает вопросы собственности ТЗ, суд склонен оставлять договоренность сторон в силе, хотя каждый случай рассматривается на основании своих собственных фактов. 7 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США В случае зарубежного производителя и дистрибьютора в США собственником ТЗ является зарубежный производитель. При наличии контракта, специально оговаривающего, что права принадлежат дистрибьютору, суд, как правило, оставит договоренность сторон без изменений. 8 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Права на товарный знак приобретаются по факту использования (фактического или номинального) Права на товарный знак не приобретаются просто по факту получения свидетельства о регистрации Тем не менее, федеральная регистрация ТЗ дает ощутимые преимущества владельцу 9 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Единая юрисдикция федерального суда в отношении дел по нарушению прав на товарный знак и дел, которые обычно не подлежат федеральной юрисдикции; В некоторых случаях в федеральном суде можно выиграть утроенный причиненный ущерб + расходы по оплате услуг адвоката 10 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Свидетельство о регистрации несет в себе презумпцию действительности ТЗ, презумпцию использования и презумпцию исключительного права использования ТЗ Регистрация может стать неоспоримой через пять лет использования после даты регистрации (неоспоримый статус не распространяется на такие основания аннулирования, как, например, предоставление в Ведомство ложной информации) 11 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Свидетельство о регистрации является оповещением об исключительном праве, что исключает защиту, основанную на «невинном» выборе и использовании ТЗ третьим лицом после даты регистрации Дата подачи заявки = дата номинального использования на всей территории США Свидетельство о регистрации необходимо для остановки импорта, нарушающего права на ТЗ 12 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства США по Товарным Знакам Главный Реестр (Principal Register) – преимущества регистрации в Главном Реестре перечислены на слайдах 10-12 Дополнительный Реестр (Supplemental Register) – некоторые ТЗ, которые не подлежат регистрации в Главном Реестре, могут быть помещены в Дополнительный Реестр. Какие это ТЗ и зачем это надо? 13 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства США по Товарным Знакам ТЗ, которым отказано в регистрации в Главном Реестре на основании описательности, но которые со временем могут приобрести различительную способность, могут быть зарегистрированы в Дополнительном Реестре Для помещения в Дополнительный Реестр должно быть фактическое использование ТЗ. 14 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства по Товарным Знакам Регистрация в Дополнительном Реестре дает некоторые преимущества, как то: Презумпция приобретенной различительной способности после 5 лет с даты регистрации Юрисдикцию федерального суда Можно маркировать товары знаком ® Регистрация в Дополнительном Реестре может быть использована Ведомством против заявки на регистрацию в Главном Реестре в случае существенно идентичных ТЗ в отношении существенно схожих товаров или услуг. 15 Получение/поддержание регистрации и использование Зарубежный заявитель может получить свидетельство о регистрации на основании международных соглашений без подтверждения использования Это не значит, что регистрацию можно поддерживать также без подтверждения использования 16 Получение/поддержание регистрации и использование Если использование не начато в течение трех лет – возникает презумпция неиспользования для аннулирования регистрации Если между 5-м и 6-м годами после регистрации не подана декларация о продолжающемся использовании, такая регистрация автоматически считается аннулированной 17 Получение/поддержание регистрации и использование Даже при наличии свидетельства о регистрации (по Парижской Конвенции или Мадриду), без фактического использования ТЗ его владелец не может подать в суд иск о нарушении третьими лицами прав на этот ТЗ 18 Насколько слов о важных моментах при подаче и проведении патентных заявок. Практика предварительных заявок при совместных разработках и совместном создании ИС Критерии раскрытия источников информации в Information Disclosure Statement 19 Спасибо за внимание Копию этих слайдов можно получить, послав запрос по электронной почте на адрес maria@patentbar.com Вопросы можно задать по тому же электронному адресу 20
