лицензионный договор

Защита авторских и смежных прав РФ
«РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ»
Старший преподаватель
кафедры информационного права ЮФ ИИ ТУСУР
Газизов Родион Маратович
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.
Формы распоряжения исключительным правом:
1. Путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного
права);
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает
или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне
(приобретателю).
Договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации в случае
если объект интеллектуальных прав подлежит государственной регистрации.
2. Предоставления другому лицу права использования соответствующих результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором
пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой
переход исключительного права к лицензиату.
Определение лицензионного договора
По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Важно!

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается
предоставленным лицензиату.
Классификация лицензионных договоров (по объему полномочий):
 Простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за
лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;
Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой
(неисключительной).
 Исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за
лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
Примеры антимонопольных дел
Отдельные виды лицензионных договоров
 При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право
использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
другому лицу (сублицензионный договор)
 В случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица
принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права
использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который
принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).
5
Практическое задание.
Совместное составление лицензионного договора
1. Этап. Определение предмета договора.
Путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях
номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство
(патент, свидетельство);
2. Этап. Определение способов использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается
предоставленным лицензиату.
Практическое задание.
Совместное составление лицензионного договора
3. Этап. Указание на территорию использования права.
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в
договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории
Российской Федерации.
4. Этап. Определение срока использования.
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается
заключенным на пять лет, если законом не предусмотрено иное.
Практическое задание.
Совместное составление лицензионного договора
5. Этап. Определение цены договора.
По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором
вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или
порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены,
предусмотренные законом, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме:
 фиксированных разовых;
 периодических платежей;
 процентных отчислений от дохода (выручки);
 иной форме.
Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями
на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях
исключительной лицензии, если законом не установлено иное.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N__
г. _____________
"__" ________ ____ г.
______________, именуем___ в дальнейшем "Лицензиар", в лице __________,
действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в
дальнейшем "Лицензиат", в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой
стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования __________ (указывается
наименование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,
а также автор и название (если есть)) (далее - Объект интеллектуальной собственности, ОИС) в
порядке, предусмотренном Договором, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару
обусловленное Договором вознаграждение.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на
Объект интеллектуальной собственности.
(положение включается в Договор, если Объект интеллектуальной собственности
подлежит государственной регистрации)
Принадлежность исключительного права на Объект интеллектуальной собственности
Лицензиару удостоверяется __________ (указывается наименование правоустанавливающего
документа) N _____ от "___" __________ _____ г., срок действия __________, выдан __________.
(положение включается в Договор, если Объект интеллектуальной собственности не
подлежит государственной регистрации или не зарегистрирован, когда такой Объект может
быть зарегистрирован по желанию правообладателя)
В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности (выбрать нужное)
Лицензиар
передает
Лицензиату
_______(_______)
экземпляр(ов)
ОИС:
____________________ на материальном носителе в виде _________________ по Акту приемкипередачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе по форме,
согласованной в Приложении N 1 (если передача экземпляра ОИС является возможной,
например "запись музыкального произведения/программы для ЭВМ на материальном носителе
в виде CD/DVD", "географическая карта на материальном носителе в виде бумажного листа
формата А3" и т.п.).
- приводятся характеристики ОИС: ____________________ (в зависимости от вида ОИС
указываются, например, жанр, тематика, отличительные особенности произведения, язык
программирования и функционал программы для ЭВМ, особенности построения и назначение
базы данных, иные сведения, позволяющие идентифицировать ОИС).
1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является (выбрать
нужное)
- простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий
другим лицам.
- исключительной. Лицензиар не вправе выдавать лицензии другим лицам.
1.4. Лицензия выдается на срок до "___" __________ _____ г. (продолжительность данного
срока не может превышать срока действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)).
1.5. Договор вступает в силу с момента (выбрать нужное)
- государственной регистрации предоставления права использования ОИС (если передается
право
использования
Объекта
интеллектуальной
собственности,
подлежащего
государственной регистрации). При этом обязанность по сбору и подаче документов для
осуществления государственной регистрации предоставления права использования объекта
интеллектуальной собственности и расходы, связанные с такой регистрацией (выбрать
нужное),
1.4. Лицензия выдается на срок до "___" __________ _____ г. (продолжительность данного
срока не может превышать срока действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)).
1.5. Договор вступает в силу с момента (выбрать нужное)
- государственной регистрации предоставления права использования ОИС (если передается
право
использования
Объекта
интеллектуальной
собственности,
подлежащего
государственной регистрации). При этом обязанность по сбору и подаче документов для
осуществления государственной регистрации предоставления права использования объекта
интеллектуальной собственности и расходы, связанные с такой регистрацией (выбрать
нужное),
- несет Лицензиар.
- несет Лицензиат.
- распределяются между Сторонами следующим образом: ____________________.
Документы, необходимые для государственной регистрации предоставления права
использования объекта интеллектуальной собственности, должны быть поданы в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности в срок не позднее "___" __________ _____ г.
Положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента его
подписания.
- его подписания Сторонами.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности следующими
способами: ____________________ (указываются способы использования ОИС в зависимости от
его вида, например: "Изготовление изделий запатентованным способом и их продажа").
2.2. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности допускается на
следующей территории: ____________________ (указывается территория использования ОИС,
например: "На всей территории РФ").
2.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату следующую документацию,
необходимую
для
использования
Объекта
интеллектуальной
собственности:
____________________, в срок не позднее "___" __________ _____ г.
(п. 2.4 включается в Договор, если Стороны хотят согласовать условие о праве
Лицензиата заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного
одобрения по каждому такому факту/если по соглашению Сторон Лицензиат не вправе
заключать сублицензионный договор, то следует выбрать другую редакцию п. 2.4)
2.4. Лицензиат вправе заключать сублицензионный договор без дополнительного получения
письменного одобрения по каждому такому факту.
(п. 2.4 включается в Договор, если по соглашению Сторон Лицензиат не вправе
заключать сублицензионный договор/если Стороны хотят согласовать условие о праве
Лицензиата заключать сублицензионный договор без дополнительного получения письменного
одобрения по каждому такому факту, то следует выбрать другую редакцию п. 2.4)
2.4. Лицензиат не вправе заключать сублицензионный договор.
(п. 2.5 включается в Договор, если Стороны хотят согласовать условие о представлении
Лицензиатом отчетов об использовании ОИС)
2.5. Лицензиат обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании
Объекта интеллектуальной собственности в следующие сроки: ________________ (например: "Не
позднее пяти рабочих дней по истечении каждого квартала в течение срока действия
Договора").
3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Сумма лицензионного вознаграждения составляет _____ (__________) руб., в том числе
НДС _____ (__________) руб. (или: НДС не облагается <*>)
-------------------------------<*> От налогообложения НДС освобождается передача права использования объектов
интеллектуальной собственности, перечисленных в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Подробнее об уплате
НДС по лицензионным договорам, заключенным в отношении иных объектов интеллектуальной
собственности, см. "Путеводитель по сделкам. Лицензионный договор. Лицензиар".
3.2.
Лицензионное
вознаграждение
уплачивается
(выбрать
нужное/возможно
установление иного порядка расчетов)
- единовременно, не позднее _____ дней с момента заключения Договора.
- единовременно, не позднее _____ дней по окончании срока действия Лицензии.
- в соответствии с Графиком платежей (Приложение N 2 к Договору).
- не позднее 10 дней каждого месяца в размере ___% от продажной цены продукции,
произведенной с использованием Объекта интеллектуальной собственности, на момент
реализации.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в п. 8.3 Договора. Обязательства
Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на
корреспондентский счет банка Лицензиара (возможно установление иной даты признания
обязательств по оплате исполненными).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Лицензиар вправе требовать с
Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков передачи документации (п. 2.3 Договора) Лицензиат вправе
требовать с Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере _____ (__________) руб. за каждый
день просрочки.
(п. 4.3 включается в Договор, если предоставление права использования ОИС подлежит
государственной регистрации/в противном случае п. 4.3 следует удалить, последующую
нумерацию изменить)
4.3. За уклонение от государственной регистрации предоставления права использования
объекта интеллектуальной собственности добросовестная Сторона вправе требовать со Стороны,
допустившей такое нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере _____ (указать твердую
денежную сумму или процент от суммы, предусмотренной п. 3.1 Договора) за каждый день
просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока, указанного в п. 1.5 Договора.
(п. 4.4 включается в Договор при наличии в нем п. 2.5 /в противном случае п. 4.4 следует
удалить, последующую нумерацию изменить)
4.4. За нарушение сроков представления отчета (п. 2.5 Договора) Лицензиар вправе
требовать с Лицензиата уплаты (выбрать нужное)
- штрафа в размере _____ (__________) руб.
- пени в размере _____ (__________) руб. за каждый день просрочки.
4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, включая, но не
ограничиваясь ответственностью, предусмотренной ст. 1253 ГК РФ, а также __________ (ст. 1301
ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является произведение), ст. 1311 ГК
РФ (если объектом интеллектуальной собственности является объект смежных прав), ст.
1472 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является секрет производства),
ст. 1515 ГК РФ (если объектом интеллектуальной собственности является товарный знак)).
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях
обстоятельств,
под
которыми
понимаются:
_________________________
(запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней
уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным
органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то
каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим
законодательством РФ.
6.3. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг
другу все исполненное по нему до момента его расторжения (данное условие не является
обязательным (п. 4 ст. 453 ГК РФ)).
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора,
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения,
либо вручена другой Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и
о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____)
рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается
в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. К Договору прилагаются:
- Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе
Приложение N 1
к Лицензионному договору
(Приложение N 1) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 1.2 Договора).
- График платежей (Приложение N 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2
Договора).
- _____________________________.
8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Лицензиар
Лицензиат
Наименование: ______________________
Юридический адрес: _________________
ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
Р/с ________________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________
ОКПО _______________________________
От имени Лицензиара
____________________ (__________)
Наименование: ____________________
Юридический адрес: _______________
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Р/с ______________________________
в ________________________________
К/с ______________________________
БИК ______________________________
ОКПО _____________________________
От имени Лицензиата
___________________ (_________)
М.П.
М.П.
N ____ от "____" __________ 20___ г.
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ
г. _____________
"__" ________ 20__ г.
______________, именуем___ в дальнейшем "Лицензиар", в лице __________ (указываются
должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и
______________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиат", в лице ____________ (указываются
должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ________, с другой стороны, составили
настоящий Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной собственности на материальном
носителе (далее - Акт) по Лицензионному договору N ___ от "___" _________ 20__ г. (далее Договор) о нижеследующем.
1. В соответствии с п. 1.2 Договора Лицензиар передает Объект интеллектуальной
собственности: _____________________________ на материальном носителе в виде
_________________ в количестве _______________ экземпляров, а Лицензиат принимает Объект
интеллектуальной собственности на материальном носителе.
2. Индивидуальная характеристика Объекта интеллектуальной собственности
_____________________________________________________________________________
3. Материальный носитель Объекта интеллектуальной собственности осмотрен
Лицензиатом и принят в состоянии: _______________________________________ (указывается
фактическое состояние материального носителя Объекта интеллектуальной собственности
на момент приемки, например, в пригодном для воспроизведения Объекта интеллектуальной
собственности и др.).
4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для Лицензиара и
Лицензиата.
От имени Лицензиара
От имени Лицензиата
_____________________ (___________)
_____________________ (___________)
М.П.
М.П.
Приложение N 2
к Лицензионному договору
N ____ от "____" __________ ______ г.
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
N
Срок платежа
Сумма платежа, руб., в том числе НДС (___%) (или: НДС не
облагается <*>)
ИТОГО:
Общая сумма лицензионного вознаграждения: _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб. (или: НДС не облагается <*>)
-------------------------------<*> От налогообложения НДС освобождается передача прав на использование объектов интеллектуальной собственности, перечисленных в пп. 26
п. 2 ст. 149 НК РФ. Подробнее об уплате НДС по лицензионным договорам, заключенным в отношении иных объектов интеллектуальной собственности,
см. "Путеводитель по сделкам. Лицензионный договор. Лицензиар".
Подписи Сторон
От имени Лицензиара
От имени Лицензиата
_____________________ (___________)
_____________________ (___________)
М.П.
М.П.
Судебная практика для совместного анализа
1. Суд пришел к выводу, что в удовлетворении требования истца - правообладателя товарного знака
об обязании ответчика, незаконно использовавшего его товарный знак и сходное с ним до степени
смешения обозначение, заключить лицензионный договор было отказано правомерно, поскольку в
силу ст. ст. 426, 1235 и 1238 ГК РФ лицензионный договор не относится к публичным договорам,
обязанность ответчика заключить такой договор не вытекала ни из закона, ни из добровольно
принятого на себя обязательства.
Источник: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.02.2013 по делу N А44-3785/2012
2. Суд указал, что если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но
при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения,
соответствующий договор в силу абзаца второго ч. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным.
Источник: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2010 N
17АП-12520/2009-ГК по делу N А50-21877/2009